E’ entrata in vigore in India una nuova versione del regolamento sull’applicazione della legge nazionale sui marchi, che ha introdotto nuove regole e procedure attinenti alla protezione dei marchi che desiderano essere iscritti nella lista dei marchi che godono di notorietà.
Prima di queste recenti modifiche, in India un marchio poteva acquisire lo status di notorietà soltanto a seguito di una sentenza da parte di un tribunale, emessa nel contesto di una vertenza giudiziaria conseguente ad un’opposizione o un’azione di contraffazione del marchio.
Con la nuova normativa è invece possibile ottenere lo status di marchio notorio presentando direttamente presso l’Ufficio Marchi una domanda accompagnata dalla documentazione comprovante la notorietà del segno.
L’Ufficio effettuerà un primo esame, valutando la seguente documentazione:
• una dichiarazione del richiedente attestante la notorietà del suo marchio (autocertificazione);
• documenti comprovanti la notorietà, quali: domanda di registrazione o certificato di registrazione, documentazione relativa all'uso, il fatturato annuale delle vendite, lista dei clienti, documentazione e spese attestanti l’investimento pubblicitario, documenti comprovanti il riconoscimento del marchio come notorio da parte del pubblico in India e/o all’estero;
• altro materiale, se esistente, attestante il riconoscimento di notorietà del marchio, come ad esempio sentenze di un Tribunale o di un Ufficio Marchi che abbiano riconosciuto il marchio come noto, ecc.
La nuova legge prevede che il marchio possa essere considerato notorio in India anche se:
• non è ancora registrato/usato nel territorio indiano;
• non è conosciuto dal pubblico indiano;
• esiste una sentenza di riconoscimento di notorietà emessa in qualsiasi altro paese.
Una volta che l’Ufficio Marchi stabilisce che la domanda di notorietà del marchio può essere formalmente accolta procede alla sua pubblicazione sul “Trademark Journal” offrendo la possibilità a terzi di presentare opposizione.
Qualora la richiesta di notorietà del marchio dovesse subire una obiezione da parte di terzi vi sarà presumibilmente una procedura di contradittorio al termine della quale sarà emessa una sentenza e qualora il marchio venisse considerato noto verrà iscritto nella lista dei marchi che godono di notorietà in India.
Se nessuna opposizione verrà promossa il marchio verrà decretato automaticamente come notorio.
Una volta ottenuto lo status di notorietà il marchio godrà di una protezione molto ampia, permettendo al titolare di impedire l’uso di marchi identici/simili anche per i prodotti/servizi che non sono compresi fra quelli protetti permettendo anche maggiore velocità ed economicità nell’ambito di azioni a difesa dello stesso.