EUIPO sentenza Mc Donald

Cancellato un Marchio Europeo Big Mac

Quasi tutti i giornali italiani hanno dato notizia della Decisione della Divisione delle Opposizioni dell’EUIPO di dichiarare decaduto uno dei tre Marchi Europei Big Mac riferibili al noto panino venduto da McDonald's International Property Company, Ltd.

Del tutto errate le conclusioni a cui è giunta la Stampa e il mondo giornalistico in generale.

Non è vero che McDonald’s non potrà usare il nome Big Mac, non è vero che tutti potranno battezzare un panino Big Mac, non è vero che la catena irlandese Supermac sia stata legittimata dalla “Sentenza” ad usare detto marchio, non è vero che McDonald’s ha perso i diritti su Big Mac (ci sono altre registrazioni). La “Sentenza” è una Decisione di carattere amministrativo presa da funzionari EUIPO. Nessuno di questi “impiegati” ha potere di vietare o di permettere l’uso di un marchio. Solo il Giudice a seguito di una controversia giudiziale ha questo potere e fino ad oggi nessun Giudice si è ancora espresso sul caso.

Vediamo i fatti:

Nel 1998 McDonald’s deposita il marchio Big Mac dinnanzi all’EUIPO, l’autorità europea che rilascia i marchi europei (ex Marchi Comunitari).

Nel 2014 la società irlandese Supermac deposita un marchio europeo Supermac rivendicando tra altro dei panini.

McDonald’s presenta opposizione amministrativa sostenendo la similarità o l’associazione tra il marchio Big Mac e Supermac. Il regolamento comunitario, infatti, vieta la registrazione dei marchi che richiamano per associazione un marchio noto anteriore.

McDonald’s ritiene che il marchio Supermac possa “agganciarsi” a Big Mac e in generale alla provenienza McDonald’s dei panini di controparte.

Supermac per difendersi cerca di cancellare, per mancato uso, la “base dell’opposizione”,  ovvero il marchio Big Mac del 1998 trascurando le altre registrazioni Big Mac e Grand Big Mac.

Al termine di una controversia iniziata nel 2015, una recentissima decisione dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale https://euipo.europa.eu) ha decretato la cancellazione di uno dei tre Marchi Europei Big Mac della McDonald's International Property Company, Ltd.

Il Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (RMUE) prevede la possibilità di cancellazione per un marchio registrato che non sia stato effettivamente utilizzato nell'Unione per i prodotti/servizi rivendicati per un periodo continuativo di cinque anni anteriori alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione e posteriori alla registrazione.

Nel caso in esame, la richiesta di cancellazione era stata depositata in data 11 aprile 2017 e quindi McDonald's era chiamata a dimostrare l'uso concreto del proprio marchio nel periodo intercorrente tra l'11 aprile 2012 e il 10 aprile 2017.

Come era prevedibile, McDonald's ha presentato una mole ingente di prove di tale uso in vari paesi dell'Unione, in ambito pubblicitario e sugli imballaggi dei prodotti posti in vendita, inclusi tre Affidavit giurati relativi anche alla vendita dei milioni di prodotti a marchio Big Mac, nonché articoli e notizie provenienti dall'ambito web e dei social.

Supermac ha risposto che le prove d'uso depositate avrebbero potuto considerarsi sufficienti solo con riferimento a "sandwiches".

Nell'ultima replica, McDonald's ha sostenuto che l'uso del marchio anche solo in Germania, Francia e Regno Unito, i tre Paesi principali dell'UE sotto il profilo economico e nei quali tale uso risulta abbondantemente provato, sarebbe stato sufficiente a dimostrare che il marchio è utilizzato nell'Unione intera.

E' stato anche sostenuto che l'uso del marchio per un panino debba essere considerato come uso anche per i suoi vari ingredienti.

Esaminato il materiale ricevuto nella sua interezza, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha considerato le prove insufficienti per stabilire l'uso effettivo del marchio, per ragioni soprattutto formali, ed ha decretato la cancellazione del marchio Big Mac.

Si è parlato di atteggiamento aggressivo, prepotente e anticoncorrenziale del colosso americano, di "McDonald's bullo", di "gigante al tappeto", di “vittoria di Davide contro Golia”.

Di certo è noto come da sempre McDonald’s sia estremamente "litigiosa” nella tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale e conti numerose "vittorie" sul campo (si ricordino, ad esempio, i casi “McDental, Maccoffee, McDelivery, Maktea, Mcslim, Grand McExtrem”).

In questo caso, però, riteniamo che la decisione dell'EUIPO sia davvero assurda e irragionevole. Si pensi che Supermac nello scritto di opposizione ammetteva l’uso di Big Mac da parte di McDonald’s per un panino e contestava il non uso per altri prodotti. Il Board esaminatore è andato oltre le richieste della parte attrice!

Al di là dei cavilli formali che possono rendere una singola prova più o meno accettabile, in fase di giudizio in merito all'uso di un marchio l'Ufficio Europeo  non può prescindere dal considerare -oltre alla documentazione, che in questo caso era comunque considerevole- anche il peso concreto, la notorietà capillare che nella realtà di tutti i giorni (non sui regolamenti) questo può possedere.

Decretarne la cancellazione perché non utilizzato è davvero paradossale.

Ovviamente la Decisione è stata appellata ed il marchio Big Mac è ancora tutelato da registrazioni europee attive.

Noi crediamo che la giustizia debba essere uguale per tutti, anche per le grandi multinazionali “non molto amate”, che l’interpretazione personale dei regolamenti non debba arrivare a conclusioni così assurde come ritenere che non sia stato provato l’uso di Big Mac. Noi non tifiamo né per l’una né per l’altra parte ma vorremmo poter fare una consulenza ai nostri clienti basandoci su una giurisprudenza che sia minimamente razionale.

Giambrocono & C. S.p.A.

Fondata nel 1921, da oltre novant'anni ci occupiamo di Marchi, Brevetti, Design, Diritti d'Autore, riassegnazione nomi a dominio e consulenze tecniche di parte.
Operiamo con oltre 70 collaboratori in tre uffici e possiamo considerarci uno dei maggiori studi di consulenza italiani in Proprietà Industriale.
Grazie ad una rete di corrispondenti ben collaudati siamo in grado di operare in qualsiasi paese del mondo.

Connet With Us   

Sede Principale

Indirizzo: via Rosolino Pilo 19/B - 20129 Milano
Tel: (+39) 02 29404751
Fax: (+39) 02 29404531
Website:  www.giambrocono.com
Email:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Privacy e Cookies

Giambrocono & C. S.p.A.
Sede Legale: Via Rosolino Pilo, 19/b - 20129 Milano
Partita IVA 01698140157
Cod. Destinatario (Codice ODA): SUBM70N
Capitale sociale 1.000.000 euro i.v.
Codice Fiscale e numero iscrizione CCIAA-MI 01698140157 REA MI 872506

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Polizza assicurativa #109H5277 Zurich Insurance €3.600.000

PRIVACY POLICY

COOKIES POLICY

Questo sito utilizza cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
Se vuoi saperne di più vai alla sezione Cookies Policy facendo click sul pulsante "DETTAGLI"